Ny dom om etterlikning i strid med markedsføringsloven § 25

I en nylig dom fra Borgarting Lagmannsrett ble Brødrene Dahl AS dømt for ulovlig produktetterlikning. Saken er illustrerende for vernet som markedsføringsloven gir i tillegg til immaterialrettslovgivningen, særlig når det gjelder forholdet mellom tidligere samarbeidspartnere. Saken kan være av betydning både for bedrifter som opplever å bli etterliknet og lurer på om de har grunnlag for å ta rettslige skritt, og for bedrifter som ønsker å la seg inspirere av andres produkter – uten å risikere at dette blir regnet som ulovlig etterlikning.

Saken gjaldt Brødrene Dahl AS’ salg av en svært lik versjon av deres tidligere samarbeidspartner Eltorque AS’ viktigste produkt, nemlig en aktuator (en elektronisk og fjernstyrbar innretning brukt til å styre skipsventiler o.l.) kalt QT250. Etter å ha samarbeidet om utvikling og salg av QT250 i en årrekke, lanserte Brødrene Dahl sin egen aktuator, HTA-0250.

I sommer falt dommen fra Borgarting Lagmannsrett, som slo fast at Brødrene Dahls aktuator utgjorde en ulovlig produktetterlikning, og det ble nedlagt forbud mot salg av HTA-0250. Etter at Høyesterett nylig avslo Brødrene Dahls anke, er lagmannsrettens dom nå rettskraftig og saken er med det endelig avgjort.

Sakens bakgrunn

Bakgrunnen for saken er et tidligere samarbeid mellom Eltorque og Brødrene Dahl om utvikling og salg av QT250. Samarbeidet strakk seg tilbake til 90-tallet, hvor Eltorque sto for den tekniske utviklingen av produktet, mens Brødrene Dahl bidro med kunnskap om markedet, deltakelse i prosjektgrupper, markedstilgang og økonomisk støtte.

Brødrene Dahl fungerte som eneforhandler for QT250 fra 2003 til 2011. Eltorque avsluttet den eksklusive forhandleravtalen i 2011, og deretter fortsatte Brødrene Dahl som ikke-eksklusiv forhandler under en ny avtale. Også under den ikke-eksklusive forhandleravtalen fortsatte likevel samarbeidet mellom Brødrene Dahl og Eltorque å være tettere enn et alminnelig selger-kjøperforhold, idet Brødrene Dahl skulle være en «foretrukken partner». Blant annet fikk de betydelige rabatter, og i Brødrene Dahls kataloger ble QT250 merket med begge firmaenes logoer.

Rundt 2014 begynte Brødrene Dahl å vurdere mulighetene for å utvikle et eget produkt som alternativ til QT250. I 2016 begynte dette arbeidet for alvor, da de tok kontakt med produsenter som kunne hjelpe dem med å utvikle og produsere en egen aktuator. Valget landet på taiwanske Haitima, som i de påfølgende årene utviklet aktuatoren HTA-0250 på oppdrag fra Brødrene Dahl.

Gjennom utviklingsprosessen hadde Brødrene Dahl fokus på at aktuatoren skulle være mest mulig lik QT250, og kunne være en direkte erstatning for dette produktet. De delte også informasjon om QT250 som de hadde mottatt fra Eltorque med produsenten de engasjerte, Haitima.

HTA-0250 ble til slutt lansert i 2019. Eltorque la merke til de klare likhetstrekkene til deres aktuator QT250, noe som ledet frem til tvisten. Brødrene Dahl forsvarte seg med at HTA-0250 var basert på lovlig «omvendt utvikling» (eng. «reverse engineering»). Dette var verken Eltorque eller lagmannsretten enig i.

De rettslige sidene av saken

Dommen dreier seg om anvendelse av den såkalte generalklausulen i markedsføringsloven § 25, som forbyr handlinger i strid med god forretningsskikk, i saker som gjelder etterlikninger eller kopiprodukter. Ofte vil etterlikninger rammes av mer spesifikke regler, slik som reglene i patentloven og designloven, eller etterlikningsregelen i markedsføringsloven § 30. Generalklausulen retter seg mot illojale handlinger, og tjener dermed som en sikkerhetsventil som fanger opp tilfeller som ikke faller innunder spesialreglene, men hvor den som har blitt etterliknet likevel fortjener vern.

Dommen fra lagmannsretten bygger på og viderefører tidligere praksis om denne bestemmelsen. Lagmannsretten understreker at utgangspunktet er at det er tillatt å etterlikne og kopiere andres produkter og løsninger, herunder omvendt utvikling, dvs. å studere andres produkter for å forstå hvordan de er laget og fungerer. Dette må likevel gjøres innenfor de rammene som settes av ulike lover og regler, slik som design- og patentlovgivningen, samt markedsføringsloven. I tillegg må naturligvis eventuelle avtalebestemte begrensinger, for eksempel konfidensialitetsbestemmelser, respekteres.

Siden det finnes en rekke spesialregler som kan ramme etterlikninger, skal det noe til for at de skal kunne rammes av generalklausulen i markedsføringsloven § 25 dersom etterlikningen ikke rammes av spesialreglene. Lagmannsretten slutter seg til tidligere praksis, som oppstiller noen sentrale momenter for når en etterlikning kan utgjøre et brudd på markedsføringsloven § 25:

• Om etterlikningen har skjedd i kjølvannet av en tidligere forbindelse mellom partene, eksempelvis et samarbeidsforhold, kunde- eller leverandørforhold;
• Om etterlikningen er bevisst og/eller systematisk;
• Om etterlikningen er særlig påfallende eller nærgående, eller hvor det ikke er gjort tilstrekkelig for å overholde variasjonsplikten.

Lagmannsretten oppsummerer dette slik at det går en grense «mellom det å være ‘inspirert av’ et annet produkt og det å ‘basere seg på’ det samme produktet». I denne saken mente lagmannsretten at Brødrene Dahl hadde gjort langt mer enn å la seg inspirere av QT250. Det ble blant annet lagt vekt på at:

• Spesifikasjonene Brødrene Dahl sendte til produsenten, Haitima, var nærmest identiske med spesifikasjonen til QT250;
• I mail til Haitima uttalte Brødrene Dahl blant annet at de ønsket en aktuator som var «direct comparable» og kan «directly replace the Eltorque actuator, samt at «all the inferfaces must be the same»;
• Brødrene Dahl sendte sin QT250-ekspert til Haitima for å tilføre prosjektet nyttig erfaring;
• Brødrene Dahl besluttet at HTA-0250 skulle ha samme farge som QT250 (svart), istedenfor den fargen som Brødrene Dahl benytter for sine øvrige aktuatorer (blå);
• HTA-0250 ble kun testet opp mot QT250;
• Brødrene Dahl oversendte dokumentasjon slik som målpriser for de ulike QT250-variantene, Eltorques EDS-fil (Electronic Data Sheets, i dette tilfellet en fil med kommandosett utviklet av Eltorque for å styre aktuatoren), og en Veritas-rapport utarbeidet ifm. godkjenning av QT250. Dette var dokumenter som ikke var offentlig tilgjengelige, men som Brødrene Dahl hadde mottatt gjennom samarbeidet med Eltorque. I den forbindelse hadde Brødrene Dahl heller ikke gjort noen nærmere vurderinger av om det å dele disse dokumentene ville være i strid med konfidensialitetsplikten som de hadde overfor Eltorque i henhold til avtalen dem imellom.

Samlet sett mente lagmannsretten Brødrene Dahl gjorde en bevisst, systematisk og særlig nærgående etterlikning av QT250. Dette var i strid med god forretningsskikk, og dermed et brudd på markedsføringsloven § 25.

Sakens betydning

Dommen bekrefter og utfyller tidligere praksis om markedsføringsloven § 25. Den gir en ryddig og pedagogisk oversikt over praksis, og inneholder en grundig vurdering av de faktiske omstendighetene. Derfor kan den være et nyttig utgangspunkt for å lære om og vurdere problemstillinger rundt kopiprodukter.

Dommen illustrerer også at samarbeidspartnere (og tidligere samarbeidspartnere) har en særlig plikt til forsiktighet, og i større grad enn helt utenforstående parter må unngå å legge seg for tett opp mot sine partneres produkter. I slike forhold skjerpes lojalitetsplikten, og det skal derfor mindre til for at markedsføringsloven § 25 kommer til anvendelse. Videre illustrerer dommen en av grunnene til at man bør være forsiktig med å sende dokumenter man har mottatt i et slikt samarbeidsforhold videre – ikke bare kan det utgjøre et brudd på avtalebestemmelser om konfidensialitet, men i et tilfelle som dette, kan det også være et viktig moment som tilsier at markedsføringsloven § 25 er brutt.

Hele dommen kan leses her (Lovdata, krever innlogging).

Nyhetsbrevet er skrevet av

Hanne Heltne

Miriam Maria Biermann